(изложенные на примерах из судебной и административной практики)
Развитие технологий, в том числе информационных сделали интеллектуальную собственность самым дорогим нематериальным активом. Поэтому торговую марку нужно не только продвигать, но и защищать, особенно, если вы решили выйти на рынок Китая. Около трех десятилетий Поднебесная является мировым лидером по производству контрафактной продукции. Но торговую марку можно не только подделать, но и украсть.
Очень часто жертвами посягательств на торговую марку становятся иностранные компании. Китайцы активно пользуются тем, что иностранцы недостаточно хорошо знают законы страны. Более того, среди иностранных бизнесменов распространен миф, что «судиться с китайцами бесполезно. Суд все равно будет на стороне «своих».
Как защитить свою торговую марку в Китае, и что делать, если она в уже в опасности? Стоит ли обращаться в китайские государственные органы за защитой своих прав в случае подделки или кражи торговой марки? Разбираемся в проблеме, анализируя законодательство, судебную и административную практику Китая.
Закон всегда на стороне владельца
Главный аргумент в пользу того, что за свои права бороться не только можно, но и нужно — производство контрафактной продукции в Китае является незаконным и даже уголовно наказуемым деянием. Впрочем, возбуждение уголовного дела — это самый радикальный способ решения проблемы. Ее можно решить и на уровне гражданского судопроизводства. С точки зрения гражданского права производство и продажа контрафакта является недобросовестной конкуренцией и регулируется соответствующим законодательством. Статья 5 закона КНР «О противодействии недобросовестной конкуренции» гласит «…хозяйствующий субъект не должен подделывать чужую зарегистрированную торговую марку, а также самовольно использовать индивидуальное наименование, оформление или упаковку известного товара или эти же элементы, схожие до степени смешения с элементами оригинального товара, и при покупке которых у покупателя создается впечатление, что он приобретает оригинальный товар…»
Обратившись в суд, руководствуясь положениями этой статьи, вы можете предъявить требование о прекращении производства и (или) продажи контрафактной продукции, а также потребовать у нарушителя компенсацию за вред, причиненный вашему бизнесу его действиями. Например, в решении народного суда района Цзяоцзян в г. Тайчжоу (2016) Zhe 1002 MinChu № 9895 ответчик при производстве своей продукции использовал элементы оформления и упаковки истца. При этом истец в течение долгого времени занимался продвижением своей продукции на всей территории КНР, в том числе оплачивал дорогостоящую рекламу на центральных телеканалах. На основании этого народный суд признал, что действия ответчика нарушают закон о противодействии недобросовестной конкуренции, и кроме запрета на производство и продажу подделок присудил истцу компенсацию в размере 120 000 юаней.
Убытки можно возместить
Китайское правосудие позволяет не только запретить производить или продавать контрафакт, но и получить компенсацию за убытки. Более того, китайские суды весьма лояльно относятся к истцам по вопросу денежной компенсации. Как правило, суд всегда присуждает компенсацию за убытки, понесенные в результате производства контрафакта под вашей торговой маркой. Судебная практика показывает, что компенсацию пострадавший получает даже в том случае, если убытки не подтверждены документально.
Например: Компенсацию в 3 млн. юаней получил итальянский производитель одежды Moncler (дело (2014) JingZhiMinChu № 52; дело рассматривал Суд по интеллектуальным правам г. Пекина) Как следует из материалов дела. ответчик зарегистрировал торговую марку, которая имела высокую степень схожести с оригинальной торговой маркой истца, и выпускал под ней одежду. Более того, использовал торговую марку Moncler для рекламы своего контрафактного товара. В качестве особого обстоятельства в деле указано как раз то, что истец документально не смог подтвердить размер понесенных убытков. Тем не менее, были приняты во внимание следующие обстоятельства:
- ответчик продавал контрафактные товары по ценам итальянского производителя;
— ответчик не указывал название производителя на внутреннем ярлыке пуховиков, что явилось доказательством злонамеренного нарушения;
— ответчик осуществлял активную деятельность по привлечению торговых агентов для сбыта продукции и продажу франшизы своей торговой марки, пользуясь тем, что к этому времени торговая марка Moncler получила достаточно широкую известность на территории КНР.
Правда, здесь нужно учитывать, что при отсутствии документальных доказательств ущерба, его размер будет оценивать судья, в том числе исходя из своих субъективных взглядов.
Таким образом, китайская судебная практика доказывает, что в этой стране может защитить свои права, как китайский производитель, так и иностранный. Недобросовестный участник рынка будет обязан не только прекратить производство и (или) продажу контрафактной продукции, но и компенсировать убытки, причиненные правообладателю. Правда, и в этом вопросе есть свои важные нюансы.
Верните мне мою марку!
Иностранная торговая марка обязательно должна быть зарегистрирована на территории Китая. Только в этом случае она охраняется законом. Исключение китайские законодатели делают лишь для общеизвестных торговых марок – как, например, Nike или McDonalds. Более того, зарегистрировать торговую марку надо прежде, чем выходить на китайский рынок, поскольку расторопные жители Поднебесной могут зарегистрировать вашу торговую марку у себя в стране на свое имя. Недобросовестные китайские бизнесмены пользуются в данном случае положением, утвержденным в КНР – здесь приоритет отдается тому, кто первый подал заявление на регистрацию торговой марки. В этом случае производство и (или) продажа контрафактных товаров будет считаться законной, а вы как правообладатель торговой марки, зарегистрированной у себя в стране, потеряете право на ее использование в Китае.
Но все-таки случилось так, что ваш бывший партнер или конкурент подал заявку на регистрацию, или уже зарегистрировал на свое имя вашу торговую марку, то такую регистрацию можно оспорить в течение определенного периода до подтверждения регистрации и в течение пяти лет с момента регистрации торговой марки. Но стоит помнить, что в случае, если регистрация торговой марки будет отменена, вам все равно придется зарегистрировать свою торговую марку в КНР. Только так ее можно будет защитить от дальнейших посягательств.
Для того, чтобы оспорить регистрацию торговой марки, необходимо подать протест в TRAB (Комитет по рассмотрению и утверждению торговых марок Главного государственного управления Промышленно-торговой администрации КНР (Trademark review and adjudication board).
Разберем наиболее частые основания для подачи протеста:
— представительские отношения между сторонами, а также регистрация тождественной или сходной торговой марки (эти понятия разберем ниже) с торговой маркой лица, с которым были деловые отношения (статья 15 закона «О торговых марках» КНР);
— наличие ранее существовавших прав на торговую марку (на примере авторского права).
Правда, и в этом вопросе тоже есть свои сложности. И всему виной опять же лаконичность закона КНР «О торговых марках». Но судебная практика опять нам в помощь. Для начала определяем понятие «представительские отношения».
Например, в решении Верховного народного суда КНР (2014) XingTi №3 представительскими отношениями признаны соглашение сторон об использовании имени физического лица в качестве торговой марки и действия сторон в рамках данного соглашения. А в решении (2015) GaoXing (Zhi) Zhong № 3746 Народный суд высшей ступени г. Пекина посчитал, что, поскольку между заинтересованными организациями ранее существовало дилерское соглашение, а истец (физическое лицо) некогда был представителем одной из них, то налицо факт наличия представительских отношений.
Однако, как показывает административная практика, письменного соглашения о сотрудничестве бывает недостаточно.
Например: в решении [2017] №0000058690 TRAB указал, что помимо соглашения о сотрудничестве заявителем не представлено иных доказательств, подтверждающих существование представительских отношений между сторонами, поэтому довод о существовании представительских отношений не может быть принят во внимание.
Поэтому собираем доказательства. Если есть дилерское соглашение, то необходимо представить документы, подтверждающие передачу товара или нотариально заверенную переписку, в которой обсуждались условия передачи товара.
Например: в решении Народного суда высшей ступени г. Пекина по делу (2016) JingXingZhong № 3944, доказательством послужила нотариально заверенная переписка между сторонами о приобретении товаров одной из организаций для их последующей перепродажи. Кроме того, в этом деле решение TRAB о регистрации торговой марки было отменено на основании одного факта наличия между сторонами представительских отношений. Безвыходных ситуаций не бывает!
Собираем доказательства дальше
Как правило, в подобных спорах суд требует доказать, что именно вы ранее использовали данную торговую марку. Для этого выясняется уровень известности торговой марки на территории Китая, и то, какие усилия истец приложил для ее продвижения. Доказательством известности торговой марки может служить подборка публикаций в СМИ, квитанции на оплату рекламы, почетные грамоты об участии в различных мероприятиях.
Например: в решении Верховного народного суда КНР по делу (2016) ZuiGaoFaXingZai № 34, и решении Суда по интеллектуальным правам г. Пекина по делу (2014) JingZhiMinChu № 52 в качестве доказательств были представлены рекламные материалы, квитанции на оплату рекламы, выдержки из сообщений СМИ, почетные грамоты, свидетельства об участии в различных мероприятиях. Этого оказалось достаточно для того, чтобы суд постановил, что у данных торговых марок есть определенная степень известности.
Правда, здесь тоже есть очень важная деталь — все доказательства известности марки должны быть датированы до момента подачи заявления на ее регистрацию.
Например: своим решением (2016) JingXingZhong № 1630 Народный суд высшей ступени г. Пекина отклонил требования истца, поскольку установил, что представленные доказательства показывали либо известность торговой марки за рубежом, либо на территории КНР после подачи заявления на ее регистрацию.
Dura lex, sed lex – закон суров, но он закон! Тем более, в такой своеобразной стране, как Китай.
Сходство определяет TRAB
Еще одна опасность, которая поджидает торговую марку в Китае – попытка партнеров по бизнесу (как настоящих, так и бывших) зарегистрировать собственную торговую марку, которая очень похожа на вашу. Если вы об этом узнали, то нужно обратиться в TRAB. Именно TRAB выступает в роли «третейского судьи» в спорах о недобросовестной регистрации торговых марок.
При рассмотрении жалоб TRAB руководствуется положением части 2 статьи 15 Закона о торговых марках. В соответствии с ней невозможна регистрация тождественной или схожей до степени смешения торговой марки с торговой маркой другого лица, с которым имелись деловые отношения, и чья торговая марка еще не зарегистрирована в Китае. Однако закон не раскрывает понятия «Тождественность» и «Схожесть торговых марок до степени смешения». Тогда каким образом TRAB устанавливает, что торговая марка не соответствует статье 15 закона «О торговых марках»?
Как показывает анализ решений TRAB, за основу берется структура торговой марки: идея, которая заложена в основу товара (его полезность для потребителя); внешнее сходство, как упаковки, так и самого товара; способы его продвижения (дополнительные сервисы, бонусы при его обладании, а также реклама); каналы сбыта с учетом целевой аудитории.
Например: В решении [2017] №0000056023, TRAB установил, что спорная торговая марка по написанию, произношению и визуальному восприятию является «схожей до степени смешения с оригинальной торговой маркой». Целевая аудитория и назначение товаров имеют определенную общность в плане каналов сбыта и торговых площадок. Под обеими торговыми марками производятся сходные товары. Кроме того, истец представил доказательства, что оригинальная торговая марка заработала определенную степень известности за счет продвижения и использования. Поэтому TRAB сделал вывод, что спорная торговая марка может восприниматься потребителями как оригинальная.
Вот еще пример: В решении [2017] №0000057459 TRAB рассмотрел представленные образцы товаров, рекламу, произвел сравнение цен, каналов сбыта и приобретения товаров, и пришел к выводу, что они «сходные до степени смешения». Написание оригинальной и спорной торговой марки является сходным, поэтому при их совместном существовании на рынке для обычного потребителя будет затруднительно определить принадлежность товара к определенной торговой марке. Также под обеими торговыми марками осуществляется оказание тождественных или схожих услуг.
Но в вопросе сохранения прав на свою торговую марку в Китае нужно помнить еще один важный юридический момент. Часть 2 статьи 49 закона КНР «О торговых марках» гласит, что если торговая марка не используется на территории КНР в течение трех лет подряд, то любое лицо вправе подать заявление на аннулирование регистрации торговой марки. При этом данное лицо может не иметь никакого отношения ни к вашей торговой марке, ни к вашей организации.
«Made in China» теперь вне опасности
До недавнего времени производство товаров в Поднебесной для их последующего экспорта тоже признавалось неиспользованием торговой марки. Несмотря на отсутствие в статье 49 закона КНР «О торговых марках» такого положения, суды и TRAB указывали, что обязательным условием использования торговой марки является выход продукции или услуг на китайский рынок.
Как видно из правоприменительной практики, в настоящее время ситуация изменилась в пользу производителей-экспортеров.
Одним из первых было дело (2010) GaoXingZhong № 265, в котором Народным судом высшей ступени г. Пекина были отменены решения нижестоящего суда и TRAB, которые считали, что на основании производства товаров на экспорт возможно отменить регистрацию торговой марки.
Вслед за судами и TRAB кардинальным образом изменил свою позицию: в решении № 0000005798 (2015 г.) TRAB указал, что производство товаров на территории КНР также относится к действительному использованию торговой марки.
Таким образом, ситуация с производством товаров на экспорт еще раз доказывает, что за торговую марку в Китае можно и нужно бороться. КНР, как завещал Дэн Сяопин, продолжает идти по пути открытости и цивилизованности не только в чисто экономических, но юридических вопросах, постепенно отступая от устаревших взглядов на ведение бизнеса.
Авторские права вам в помощь
И еще одна ложка меда в бочке борьбы за свои интеллектуальные права в Китае! Защитить торговую марку можно, если у вас есть на нее авторское право. Причем оно может возникнуть и в России. А все потому, что Китай и Россия являются странами-участницами Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (Berne Convention for the Protection of Literary and Artistic Works). Согласно статье 2 Конвенции, авторское право, зарегистрированное на территории государства-участника Конвенции, подлежит охране во всех странах, присоединившихся к Конвенции.
Это доказывает статья 2 закона КНР «Об авторском праве», цитируем:
«Правовой охраной пользуются произведения иностранного лица или лица без гражданства в соответствии с соглашениями, подписанными КНР и страной этого лица, или международными соглашениями, к которым присоединилась КНР». Торговая марка – это тоже сегодня объект авторских прав.
В соответствии со статьей 32 закона КНР «О торговых марках», регистрация торговой марки не должна нарушать права, ранее существовавшие у другого лица. Статьями 33 и 45 этого же закона установлено, что данное основание является поводом для подачи протеста относительно регистрации торговой марки.
К таким правам и относится авторское право. В решении суда средней ступени г. Цзямусы провинции Хэйлунцзян по делу (2016) Hei 08 MinChu №100 сказано, что авторское право относится к ранее существующим правам по смысле статьи 32 Закона о торговых марках КНР.
Поэтому, если конкурент попытается зарегистрировать вашу торговую марку на свое имя, но у вас есть авторское право на нее, то это будет поводом для отказа в такой регистрации.
Примером успешной практики по данному вопросу в КНР является решение, вынесенное судом г. Гуанчжоу по интеллектуальным правам Yue 73 MinZhong №117 где в качестве доказательства было представлено заявление о разработке макета изображения с конечным результатом, а также соглашение между истцом и одной из фирм-представителей по вопросам торговых марок «О содействии в регистрации торговой марки». На основании данных доказательств суд пришел к выводу о наличии у истца авторского права на данную торговую марку до момента подачи ответчиком заявления на ее регистрацию.
Итак, 5 советов, как защитить свою торговую марку, работая в Китае:
- Приобретите авторское право на торговую марку в стране-участнице Бернской конвенции, например, в России – в случае неприятностей международное право будет вам в помощь.
- Зарегистрируйте свою торговую марку в КНР, прежде, чем выходить на китайский рынок – это позволит избежать долгих судебных разбирательств в случае, если на вашу торговую марку кто-то захочет посягнуть.
- Собирайте документальные доказательства продвижения вашей торговой марки на территории Китая – это поможет доказать, что под вашу марку кто-то смастерил подделку, или ее собирается присвоить недобросовестный конкурент.
- Собирайте документальные доказательства дилерских и других «представительских отношений» на тот случай, если вашу торговую марку попытается украсть китайский «партнер».
- Верьте, что даже в такой своеобразной стране как Китай можно и нужно выходить на рынок. Если потребуется здесь можно отстоять право на интеллектуальную собственность, если, конечно есть запас необходимых юридических знаний и особенностей местного менталитета.